Oposição contra pedido de registro de marca: o que fazer?

Atualmente, o Brasil possui quase 18,5 milhões de empresas ativas. Por isso, é comum que marcas com o mesmo nome apareçam de vez em quando. Porém, isso não deveria acontecer entre empresas ou produtos do mesmo ramo de atividades.

Segundo a legislação brasileira, somente o dono legal da marca, ou seja, quem a registrou primeiro, tem o direito de usá-la. Por isso, é importante entender a oposição contra pedido de registro de marca.

Como funciona o registro de marca?

Para entendermos o que é oposição contra pedido de registro de marca, primeiro precisamos conhecer como funciona o processo de registro de uma marca como um todo.

O Registro de Marca é um certificado concedido pelo INPI, que assegura ao dono da marca o direito exclusivo de usá-la em seu ramo de atividade no Brasil. Segundo a Lei da Propriedade Industrial, o registro tem validade de 10 anos e o titular pode prorrogá-lo quantas vezes quiser ou achar necessário.

Ao registrar no INPI a solicitação de Registro de Marca, o pedido passará por algumas etapas para ser deferido.

Primeiro, na fase de abertura, o Instituto protocola o pedido e analisa se os documentos enviados estão corretos.

Em seguida, o Instituto publica o pedido de registro na Revista da Propriedade Industrial, informando o nome da marca, a descrição das atividades e a logomarca. Dessa forma, o pedido de registro se torna público.

Depois da divulgação da petição na Revista da Propriedade Industrial, o INPI concederá um prazo máximo de 60 dias para que terceiros solicitem uma análise com base em um ponto de divergência. Esse requerimento é chamado de “oposição contra pedido de registro de marca”. Caso ninguém se oponha ao registro, o INPI poderá optar por não conceder o registro de marca.

Confira mais detalhes sobre o registro de marca no artigo: “Como Registrar Uma Marca no Brasil”.

O que é oposição contra pedido de registro de marca?

A oposição contra pedido de registro de marca é a contestação de uma petição de inscrição de marca que já está em andamento no INPI. A manifestação da oposição pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica que possua argumentos legais contra a concessão do registro.

Geralmente, a contestação é solicitada por uma empresa ou pessoa que já tenha sua marca registrada ou que tenha dado entrada no processo de registro quando é observado algum conflito. Por isso, a oposição ao registro serve como proteção tanto para o titular da marca como para os seus clientes.

Após o fim do período para apresentação da oposição (60 dias), o INPI analisará a solicitação. Nesse momento, o instituto também avaliará a defesa do responsável pela solicitação de registro de marca.

Contudo, a oposição precisa apresentar os argumentos consistentes, embasados e fundamentados pela legislação referente à propriedade industrial. Somente assim, o INPI poderá analisar o pedido. Além disso, o titular do pedido tem a responsabilidade de decidir se quer ou não se manifestar contra a petição de oposição.

De qualquer forma, caso se comprove que há um motivo válido para a oposição, o INPI pode negar o pedido de registro de marca.

 

Por que ocorre a oposição contra o pedido de registro de marca?

Para proteger os titulares das marcas, a Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 158, rege que após o pedido de registro, o INPI deve publicá-lo para haja a possibilidade de declaração de oposição no prazo de 60 dias.

Entretanto, para o INPI atender ao pedido de oposição contra registro de marca, deve-se apresentar argumentos e provas relevantes, baseados na legislação. Segundo a Lei n° 9.279/1996, estes são os motivos que podem embasar o pedido de oposição:

1. Marca semelhante ou igual a uma que já foi registrada anteriormente

De acordo com o Artigo 124, nos incisos V, XII, XIX e XXIII, é possível solicitar o pedido de objeção ao registro de marca caso a marca em processo de registro seja semelhante ou igual a uma que já foi registrada anteriormente. Isso inclui:

  • Imitação ou reprodução de elemento que caracteriza ou distingue uma marca, estabelecimento ou empresa, de forma que poderia causar confusão ou associação entre os sinais distintivos;
  • Cópias de um sinal que já tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiros;
  • Imitação integral ou parcial de uma marca registrada por terceiros, mesmo que com acréscimo, para certificar ou distinguir serviço ou produto semelhante, de modo que poderia causar associação ou confusão com a marca;
  • Cópia integral ou parcial de sinal de uma marca, que o requerente não poderia desconhecer por causa da sua atividade, com o objetivo de distinguir o serviço ou produto idêntico. Esse caso se aplica ao titular que está sediado no território nacional ou outro país que o Brasil mantém acordo ou reciprocidade de tratamento.

Nesses casos, o solicitante da oposição contra o registro poderá alegar (e provar) a propriedade ou solicitação em andamento de registro de marca semelhante ou igual ao novo processo.

2. Marca semelhante a outra utilizada anteriormente

De acordo com o artigo 129, em seu parágrafo 1°, da Lei da Propriedade Industrial, pode-se solicitar o pedido de oposição quando terceiros usam uma marca há mais de 6 meses, mas ainda sem registor. Nessa situação, a contestação poderá ser aceita pelo INPI se o usuário da marca comprovar que já a utilizava anteriormente e solicitar também o registro da marca em seu nome.

O Instituto analisará a identidade das atividades, a anterioridade do pedido e a localização geográfica das partes, entre outros aspectos. Então, se o pedido de oposição for aceito, o INPI concederá o direito de uso exclusivo da marca ao solicitante.

Por outro lado, se as duas partes provarem que usam a marca há mais de 6 meses, o INPI concederá o registro para o primeiro depositante do pedido, independente de quem tenha usado a marca por mais tempo.

3. Concorrência desleal

A Lei da Propriedade Industrial também prevê que terceiros podem solicitar a oposição com base em crime de concorrência desleal.

Segundo o artigo 195, incisos IV e V, caracteriza-se essa infração quando alguém usa um sinal ou expressão de modo a criar confusão entre os estabelecimentos ou produtos, quando usa indevidamente o nome do estabelecimento ou seu sinal distintivo ou explora, vende ou mantém estoque de produtos com essas referências.

Além disso, a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, em seu artigo 10° bis, define a concorrência desleal como ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria comercial ou industrial, proibindo qualquer fato que possa criar confusão com os produtos de um concorrente.

Nesse caso, a oposição contra pedido de registro de marca vai ser igualmente elegível.

4. Marcas de alto renome

A Lei da Propriedade Intelectual também prevê proteção especial para marcas de alto renome. Dessa forma, segundo o seu artigo 125, uma marca registrada no Brasil, que é conhecida no mercado de consumo geral, que possui boa reputação e um grande nível de reconhecimento, está protegida em todos os ramos de atividade.

Isso significa que terceiros não podem usar marcas renomadas, mesmo que eles atuem em outra categoria de negócios. Por exemplo, ninguém poderia criar uma marca de bebidas chamada “Petrobras”, mesmo que as empresas atuassem em ramos diferentes. Caso isso ocorresse, a legislação apoiaria e justificaria a oposição.

5. Marca notoriamente conhecida

A Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (artigo 6° bis) e a Lei da Propriedade Industrial (artigo 126) também conferem proteção às marcas notoriamente conhecidas, ou seja, marcas registradas em outro país, mas que possuem reconhecimento expressivo perante os consumidores.

Dessa forma, ninguém pode reproduzir ou copiar marcas notoriamente conhecidas (como “Nike”), de modo integral ou parcial, em qualquer ramo de atividade. Caso contrário, o INPI poderá negar o pedido de registro.

oposição contra pedido de registro de marca

O que fazer ao receber a notificação de oposição contra pedido de registro de marca?

Se, por algum motivo, o responsável pela petição de registro de marca for notificado da oposição, ele terá o direito de se manifestar, ou seja, apresentar uma defesa para contestar as alegações do oponente.

Se esse for o caso, o titular do pedido terá o prazo de 60 dias corridos após a notificação para apresentar sua manifestação de oposição. Em virtude disso, ele deverá pagar uma taxa de R$ 280,00 para cada processo.

Entretanto, o governo concede 60% de desconto sobre essa taxa para instituições de pesquisa e ensino, pessoas naturais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas, Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Nesse caso, o valor da manifestação será R$ 112,00.

Após o pagamento e o envio das provas, o INPI levará em conta tanto os argumentos da manifestação quanto os da oposição na última fase da petição de registro, o Exame de Mérito.

Vale a pena mencionar que a manifestação não é obrigatória. De qualquer forma, o mais indicado é contratar um especialista. Assim, ele poderá analisar se os argumentos apresentados pela oposição possuem embasamento legal e como realizar a defesa.

Como evitar ter o pedido de registro de marca indeferido por oposição?

Sem dúvida, a melhor forma de evitar receber uma notificação de oposição contra pedido de registro de marca é se certificar de que a sua marca não é semelhante a nenhuma outra registrada ou que está em processo de registro. Para isso, basta realizar uma busca no INPI para verificação de disponibilidade do registro da marca.

A Apolo Marcas oferece essa busca gratuita e sem compromisso. Assim, você pode contar desde já com o serviço especializado e diferenciado da nossa assessoria.

oposição contra pedido de registro de marca

Como requerer oposição de registro de marca ao INPI?

Segundo a Lei de Propriedade Intelectual, qualquer pessoa física ou jurídica pode requerer a oposição contra pedido de registro de marca. Nesse caso, o terceiro interessado deverá apresentar seus argumentos de forma objetiva e clara ao INPI.

Para a apresentação da oposição, primeiro o terceiro precisará pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e preencher o formulário da petição no site do Instituto. Então, se o pedido de oposição tiver base legal, o INPI notificará o titular da petição de registro da marca. Depois disso, ele terá 60 dias corridos para apresentar sua manifestação.

Após dar entrada em uma ação de oposição contra pedido de registro de marca, os envolvidos devem acompanhar o andamento do processo e a decisão nas publicações da Revista da Propriedade Industrial.

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Prazos

De acordo com o artigo 219 da Lei da Propriedade Industrial, o prazo para o terceiro interessado apresentar a petição de oposição contra registro é de até 60 dias depois do INPI publicar a petição na Revista da Propriedade Industrial. Caso o terceiro apresente a contestação após esse prazo, o INPI não a levará em consideração.

Após o fim desse período, o procedimento de registro de marca seguirá o seu trâmite tradicional. Sendo assim, os examinadores avaliarão o pedido de registro, examinando se o requerente tem ou não o direito sobre a marca.

Além do prazo, outros fatores que podem fazer com que o INPI desconsidere a petição de oposição é se ela não tiver base legal ou se não estiver acompanhada do comprovante de pagamento correspondente ao processo.

Custos

Para inscrever a oposição contra pedido de registro de marca, o requerente primeiro deverá pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU). Atualmente, a taxa cobrada para contestação é de R$ 355,00.

Entretanto, o governo concede 60% de desconto sobre essa taxa para instituições de pesquisa e ensino, pessoas naturais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas, Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Nessas situações, o valor para protocolar o pedido de oposição será R$ 142,00.

Considerações finais

Como vimos, a oposição contra pedido de registro de marca é essencial para proteção dos titulares das marcas e dos seus clientes.

Apesar de ser um processo trabalhoso, ele serve para garantir o uso exclusivo de uma marca e evitar confusões ou associações entre empresas e produtos. Então, se por acaso você receber uma intimação de oposição ou perceber que uma marca parecida com a sua está em processo de registro, faça valer os seus direitos!

Quer dar início à sua solicitação de registro de marca? Então, entre em contato com a Apolo Marcas e solicite uma consulta grátis com nossos especialistas.

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