Recurso contra o indeferimento da marca: como agir?

Recurso contra o indeferimento da marca

“Aguardando apresentação e exame de recurso contra o indeferimento da marca.”

Você investiu no registro da sua marca, esperou ansiosamente pelo deferimento do registro e quando, finalmente, saiu algum despacho, a marca foi indeferida, ou seja, negada.

Se esse foi o seu caso, não se desespere, há sim como reverter a situação, ainda na esfera administrativa. Pode ser impetrado recurso contra indeferimento, no prazo de 60 dias após o despacho de indeferimento da sua marca.

Mas, por que o indeferimento acontece? Antes de achar que é hora de trocar de marca, é preciso avaliar com calma os motivos que levaram o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) a indeferir sua marca.

Desde quebra das normas da legislação até marcas com o mesmo nome ou similaridade, o INPI pode negar seu pedido. Saiba mais sobre como agir quando há indeferimento da marca.

Por que a minha marca foi indeferida no INPI?

Abaixo, você confere os motivos mais comuns para o INPI decidir negar o deferimento da marca.

Problemas com as normas da LPI

As normas da Lei de Propriedade Industrial (LPI – Lei nº 9.279/96) possuem os requisitos para um registro da marca ser aceita, isto é, deferida.

Para não ter problemas com o registro, a sua marca NÃO pode:

  • Reproduzir ou imitar a arte característica de outra marca, mesmo com título diferenciador, de modo a causar confusão ou associação com os sinais que a distinguem;
  • Usar arte ou nome genérico, comum, em relação ao produto ou serviço. Por exemplo, querer registrar “Calçados” para loja de calçados;
  • Adotar arte que representa uma característica do produto ou serviço, quanto a sua nacionalidade, natureza, época da produção, valor, descrição, etc. Salvo quando a arte é exclusiva e é diferente das demais;
  • Empregar uma arte ou expressão como meio de propaganda;
  • Registrar uma marca com pseudônimo ou apelido famoso, sem o consentimento e autorização do titular, herdeiros ou sucessores.

Existem outras situações que indeferem o pedido do registro, tais como:

  • Iludir consumidores com marcas enganosas, incluindo nomes com um significado específico. Por exemplo, a marca usa o termo “vegano”, quando na verdade vende produtos com ingredientes de origem animal;
  • Usar termos ofensivos em palavras, símbolos, figuras na marca, que atentem contra a moral, o respeito e a diversidade de crença, gênero, raça, etc;
  • Escolher nomes oficiais ou usar bandeiras, emblemas, símbolos de estados, entidades ou órgãos públicos. É necessário pedir autorização, caso seja realmente do seu interesse trazer esses símbolos para representar sua marca.

Recurso contra o indeferimento da marca

Indeferimento da marca por ser igual ou similar a outra existente

Isso é bem chato, mas costuma acontecer. Você demorou a decidir pelo nome ideal para registrar sua marca, mas descobre que alguém já registrou como o mesmo nome ou bem parecido.

No entanto, o examinador do INPI só vai negar o pedido de registro se ambas as marcas estiverem na mesma categoria ou similar.

Isto é, se as duas marcas têm nomes semelhantes, mas uma é do segmento de cosméticos e a outra é loja de peças automotivas, por exemplo, o examinador pode aceitar o registro. Saiba mais sobre classificação de marcas no INPI.

Erros do INPI

Outra coisa que ocorre muito é que o exame de mérito da marca muitas vezes cai em um examinador com pouca experiência que acaba cometendo uma série de erros, comentados em artigo anterior, indeferindo indevidamente sua marca.

Já na análise do recurso contra o indeferimento, outro analista do INPI é quem vai julgar o mérito da marca, sendo que de maneira geral, são examinadores mais experientes, assim, vão chegar a um parecer mais coerente quanto ao deferimento ou não da sua marca.

Isso tudo significa que…

Sua marca precisa ser autêntica, seja pelo nome, símbolo, arte ou figura, bem como respeitar as regras da Lei de Propriedade Industrial. Contudo, mesmo seguindo todos os pré-requisitos da LPI, pode acontecer o indeferimento da marca e você precisar entrar com recurso. Veja como proceder no próximo tópico.

Registro de marca indeferido: o que fazer?

Entrar com recurso contra indeferimento da marca é comum. Se você considera que não cometeu infrações previstas em Lei, pode entrar com recurso no prazo de 60 dias logo após a publicação da decisão. Veja abaixo como fazer o procedimento.

Protocolar recurso contra indeferimento da marca: passo a passo

  1. Acesse o site do INPI e faça login;
  2. Desça a barra de rolagem e encontre a seção “Dados de Serviço”;
  3. Selecione “Marcas”, em “Tipo de Serviço”;
  4. Escolha o código “3000”, em “Serviço”, e no campo “O objeto se refere a”, selecione “Contra decisão em processo de registro”;
  5. Confira o valor da GRU – Guia de Recolhimento;
  6. Clique em “Finalizar Serviço”;
  7. Pague o valor do recurso presente na GRU;
  8. Entre no site e-Marcas com seu login;
  9. Insira o número da GRU paga (se o INPI não verificar o pagamento, seu pedido será arquivado e novo pedido de registro da marca precisa ser aberto);
  10. Preencha a ficha e anexe seu recurso contra indeferimento da marca. Clique na caixinha “Avançar”.

É importante acompanhar todo o processo do INPI, pois caso perca algum prazo, será necessário fazer novo pedido e começar tudo de novo.

Chances de deferimento do recurso

Claro, a chance de deferimento do recurso e, consequentemente da sua marca, é maior quanto melhor for a argumentação e embasamento do recurso.

O problema é que não basta dizer o motivo da contestação, é preciso argumentar muito bem o porquê a marca escolhida deve ser mantida. Sobretudo, ter certeza de que o motivo do indeferimento da marca abre possibilidades para um recurso contra a decisão do INPI.

No entanto, como fazer um argumento de recurso contra o indeferimento da marca?

Um documento desse tipo exige conhecimento técnico, já que todo o texto deve conter termos jurídicos e estar formatado de acordo com o pedido.

Basicamente, você precisa apresentar o motivo do indeferimento, número do processo, marca, dados pessoais e apresentar a tempestividade do recurso.

Não é um documento fácil de fazer para quem é leigo, por isso, é importante procurar um profissional na área para melhor orientação.

Caso você ache que sua marca foi indeferida injustamente, entre em contato conosco. Vamos ajudá-lo a resolver o problema de recurso contra o indeferimento da marca!

Alternativas de recurso: como evitar o indeferimento da marca?

Já vimos por quais motivos o INPI indefere um pedido de registro da marca – desde infrações à Lei de Propriedade Industrial até erro do próprio Instituto. No entanto, há alternativas de recurso para evitar o indeferimento da marca. Veja quais:

  • Verificar validade da marca que indeferiu: caso o indeferimento seja porque sua marca é igual ou semelhante a outra existente, verifique a validade da marca que indeferiu seu pedido. Isto é, se ela possui capacidade de se manter ativa;
  • Verificar se a marca que indeferiu está ativa: ainda sobre a alternativa acima, é possível que a marca que indeferiu seu pedido de registro não esteja em uso. Sendo assim, é possível solicitar a caducidade da marca, ou seja, pedir que a marca registrada perca seu registro;
  • Restringir atividades: se as marcas são semelhantes e atuam no mesmo segmento, pode-se verificar se a restrição de atividades é aceitável. Isto é, limitar atividades dentro do segmento que possa diferenciar da outra marca já registrada;
  • Argumentar o uso de nome genérico, identificado apenas como logotipo: já mencionamos isso neste post. Se a sua marca possui nome genérico, como “Calçados”, “Pizzaria”, “Sorveteria”, por exemplo, é possível explicar o porquê tal nome genérico distingue dos demais. Entretanto, isso só é válido para logotipo, no caso do consumidor identificar sua marca dessa forma, e não apenas pelo nome comum.

Recurso contra o indeferimento da marca

O que é caducidade da marca e como solicitar?

Se o empreendedor registra a marca, mas não mantém ativa, então ele corre um sério risco de sofrer caducidade da marca. Ou seja, o registro é extinto e outra pessoa poderá fazer uso.

Sabe-se que quando uma pessoa registra sua marca, a ideia é utilizá-la, de acordo com o que foi descrito no INPI, durante o cadastro.

No entanto, pode acontecer da pessoa desistir do registro ou ter alterado o logotipo. Por isso, é importante destacar que qualquer alteração no logotipo anula o registro já feito, tornando-a nula e passível de transferência para outra pessoa que solicitar.

Porém, para conseguir o direito à marca nesse caso, é importante que o seu registro tenha mais de 5 anos de concessão. Isso significa que, se a marca que você quer solicitar a extinção para registrá-la como sua propriedade tiver menos de 5 anos de registro, então não será possível pedir sua extinção.

Agora, não é simplesmente solicitar a caducidade e obter o direito ao registro. Primeiro, é preciso aguardar o titular da marca se manifestar para comprovar que está gerando riqueza no país.

O dono da marca pode comprovar isso por meio de notas fiscais, ou licenciar a marca para outra empresa usá-la, ou mesmo realizar novo pedido junto ao INPI antes de completar 5 anos do primeiro registro.

Portanto, se a marca que você quer já está registrada, o ideal é saber se é possível pedir sua extinção, como forma do INPI deferir seu pedido.

O recurso contra indeferimento da marca não é aceito, e agora?

Quando o INPI rejeita o recurso, então as alternativas na esfera administrativa foram esgotadas. A solução agora é partir para uma ação judicial.

Mas, para reverter a situação a seu favor, é fundamental buscar ajuda de um especialista na área. O processo tem custo, então busque orientação para ter certeza se vale a pena insistir no registro da marca.

Caso nada se resolva na esfera judicial, a melhor coisa a se fazer é trocar de marca ou fazer a Transmigração Legal da Marca para uma que seja realmente diferente de qualquer outra.

O que é Transmigração Legal da Marca?

É o ato de migrar para outra marca que seja mais próxima daquela indeferida.

Sabemos o quanto é frustrante não poder utilizar a marca de nossa preferência, não é? Afinal, o processo de criar a marca inclui pensar em todas as etapas, desde o desenho, a forma e as cores, para torná-la de fácil identificação, e assim transmitir a empresa a ela associada.

Mas, quando os recursos contra o indeferimento da marca se esgotam, o melhor é fazer uso da transmigração legal. Você pode utilizar figuras que sejam de fácil compreensão do público e adicionar à nova marca.

Só é preciso ficar atento, porque embora toda marca precise de tempo para ser pensada e executada, a justiça não espera: você pode ser enquadrado por uso indevido da marca. Portanto, faça a transmigração o mais rápido possível antes de receber a notificação extrajudicial.

Principais dúvidas sobre registro de marca

Vamos recapitular algumas questões deste post e acrescentar mais esclarecimentos sobre deferimento e indeferimento da marca.

Qualquer pessoa pode registrar a marca?

Sim. Você pode ser pessoa física ou jurídica, residente ou não no Brasil, desde que exerça e comprove a atividade relacionada à marca que queira registrar. Caso você trabalhe como profissional liberal, o registro de marca é possível ao comprovar a profissão exercida.

O registro de marca só é feito pelo INPI?

Com certeza. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o único lugar no país onde marcas são deferidas ou indeferidas para uso comercial.

Através dela, a marca é protegida juridicamente e o seu proprietário ganha um certificado que garante o direito à exclusividade, utilidade, cessão e licença para fins lucrativos.

Recurso contra o indeferimento da marca

Quais documentos são necessários para registro no INPI?

Para registro de marca, não é necessário nenhuma documentação prévia, mas é importante acompanhar o processo no INPI. Isso porque, antes do deferimento, o INPI pode exigir documentação, como CPF (para pessoas físicas) e contrato social ou certificado MEI (pessoas jurídicas).

Por isso é importante prestar atenção nos prazos, porque se não for cumprida alguma exigência do Instituto, o pedido de registro de marca terá que ser feito de novo.

Qual a taxa cobrada para entrar com recurso contra indeferimento do registro de marca?

O valor atualmente é de R$ 475 para solicitar recurso em caso de registro indeferido. Além de pagar para registrar, o solicitante também paga para recorrer ao INPI, para fazer correções e entrar com pedido de caducidade de marca.

Inclusive, quando há deferimento, o proprietário paga uma taxa de R$ 298 (para pessoas físicas, ME e EPP) e R$ 745 (para outros tipos de empresas).

Quanto tempo dura o processo no INPI?

Em média, o processo de deferimento ou indeferimento da marca leva 2 anos para ser concluído. Nesse período, o INPI pode solicitar documentos e taxas extras para dar continuidade ao registro. Uma vez deferida, o proprietário terá direito de usar a marca por 10 anos, com possibilidade de renovação.

O que é RPI e como acompanhar o registro de marca?

RPI (Revista de Propriedade Industrial) é uma revista publicada toda semana pelo INPI. Usando o sistema de busca, você pode acompanhar seu registro de marca com um número do seu pedido.

Considerações finais

E então, vai abrir recurso contra indeferimento da marca? É só seguir nossas dicas. Mas não se esqueça que a melhor maneira de tudo dar certo com o registro de marca é contratando um especialista na área, como nós, da Apolo Marcas e Patentes. Entre em contato conosco e veja como podemos ajudar.

6 thoughts on “Recurso contra o indeferimento da marca: como agir?

    • Giovanna Cóppola says:

      Olá, Yasmin. Obrigada pelo comentário.

      O INPI leva um tempo para atualizar as situações dos processos. Em breve sairá o despacho de “Notificação de Recurso” que comprova que o órgão federal está analisando o artigo de defesa, porém a situação ainda não será alterada.

      Se o código 333 consta na área “petições”, é porque o recurso foi feito e somente deve aguardar o INPI despachar o resultado, que demora até 2 anos para sair.

      Se tiver dúvidas, envie um e-mail para [email protected].

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